Коли торговельна марка – це лише назва товару: чому реєстрацію можуть визнати недійсною

Ви отримали свідоцтво на торговельну марку – здавалося б, актив під надійним захистом. Але що, якщо ваша марка є насправді просто загальною назвою товару, який роками випускають десятки виробників? Така реєстрація може бути визнана недійсною, і нещодавня постанова Верховного Суду яскраво це демонструє.

Закон розрізняє дві різні ситуації

Українське законодавство та право ЄС послідовно виходять з того, що позначення, яке лише називає товар, не може бути «монополізоване» одним суб’єктом. Важливо розрізняти дві окремі правові конструкції, які часто плутають.

Перша: позначення вже на дату подання заявки було загальновживаним для відповідного виду товарів або послуг. Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», такі позначення не одержують правової охорони – крім випадку, коли вони набули розрізняльної здатності в результаті використання ще до дати подання заявки. Це підстава для відмови в реєстрації, а якщо марку все ж зареєстровано – для визнання свідоцтва недійсним.

Друга: марка була розрізняльною на момент реєстрації, але згодом, унаслідок дій чи бездіяльності власника, перетворилася на загальновживану назву товару (так звана «генеризація»). Стаття 18 Закону передбачає припинення дії свідоцтва за рішенням суду саме на цій підставі. Класичні приклади у світовій практиці – «целофан», «термос», «ескалатор», які колись були брендами.

Це розмежування не теоретичне: перша ситуація стосується самих умов надання охорони та потенційної недійсності реєстрації, друга – припинення прав на вже чинну марку.

Основна функція марки і чому «назва товару» її не виконує

У праві ЄС вихідний критерій незмінний: чи здатне позначення виконувати основну функцію торговельної марки – ідентифікувати комерційне походження товару, тобто давати споживачеві змогу без ризику сплутування відрізнити товар одного виробника від товару іншого. Цю функцію Суд справедливості ЄС сформулював ще у справах Arsenal Football Club (C-206/01) та низці пізніших рішень.

Верховний Суд України застосовує по суті той самий підхід. У його формулюванні зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер щодо об’єкта маркування та сприйматися як вигаданий символ, що не відображає товарної природи виробу. Лише тоді марка здатна виділяти товар з-поміж маси аналогічних із такими ж споживчими якостями. Назва, що описує сам товар, цього зробити не може.

📋 Ключова теза Верховного Суду Реєстрація загальновживаного позначення як торговельної марки за певною особою – без зазначення конкретного виробника у спосіб, що дає змогу його впізнати, – фактично монополізує назву товару за одним із його виробників, а тому не виконує функції торговельної марки.

Справа «Промедол»: як це працює на практиці

Показовою є постанова Верховного Суду від 6 травня 2025 року у справі № 910/16093/18. Латвійський фармацевтичний виробник kalceks звернувся з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки «Промедол-зн» та «Promedol промедол», зареєстрованих за українським товариством для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати).

Підстава позову: «Промедол» – це загальновживана назва конкретного знеболювального засобу (опіоїдного анальгетика, синтезованого ще у 1952 році), який десятиліттями випускають численні виробники з різних країн. Судова експертиза підтвердила, що задовго до дати подання заявок позначення стійко асоціювалося у споживачів і фахівців саме з товаром певного виду, а не з конкретною компанією. Про загальновживаність свідчили, зокрема, навіть постанови Кабінету Міністрів про закупівлю препарату.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду й залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким свідоцтва було визнано недійсними повністю. Суд підтвердив: марки не відповідали умовам надання правової охорони, оскільки складалися лише із загальновживаного позначення, а додавання неоригінального буквосполучення «Зн» не надавало їм розрізняльної здатності й не вказувало на конкретного виробника.

Європейський контекст

Український підхід узгоджується з усталеною практикою Суду справедливості ЄС, на яку прямо орієнтується Верховний Суд в умовах гармонізації законодавства за Угодою про асоціацію. У праві ЄС абсолютну підставу для відмови «генеричним» позначенням закріплює стаття 7(1)(d) Регламенту (ЄС) 2017/1001 та стаття 4(1)(d) Директиви (ЄС) 2015/2436, а перетворення марки на загальну назву після реєстрації – стаття 58(1)(b) Регламенту та стаття 20(a) Директиви.

У справі weisse seiten (T-322/03) Загальний суд ЄС підкреслив, що загальновживаність оцінюється лише стосовно конкретних товарів чи послуг і з огляду на сприйняття відповідного кола споживачів. У справі Kornspitz (C-409/12) Суд визнав, що марка може бути анульована, якщо кінцеві споживачі сприймають її як загальну назву товару, навіть коли продавці знають, що це зареєстрований знак, – а бездіяльність власника охоплює невжиття заходів, щоб заохотити сприйняття позначення саме як марки. У справі щодо марки «Spinning» (T-246/20) сформульовано два кумулятивні критерії генеризації: марка стала загальною назвою товару в торгівлі та це сталося внаслідок дій або бездіяльності власника.

Що це означає для вашого бізнесу

Висновки з цієї практики прості, але часто недооцінені на етапі вибору назви:

• Обирайте сильні, фантазійні позначення. Чим більше назва описує сам товар або його властивості, тим вищий ризик відмови в реєстрації або подальшого визнання марки недійсною.
• Стежте за «розмиванням» власної марки. Якщо ваш бренд починає вживатися як родова назва товару, активно захищайте його статус – інакше з часом можна втратити права через генеризацію.
• Перевіряйте чужі марки. Якщо конкурент намагається монополізувати загальну назву у вашій галузі та перешкоджає вашому виходу на ринок, є дієві підстави оскаржити таку реєстрацію – як це зробив позивач у справі «Промедол».
• Особлива увага – фармацевтиці. Назви, що походять від міжнародних непатентованих найменувань (Мнн) або узвичаєних назв препаратів, як правило, не мають розрізняльної здатності та не можуть бути закріплені за одним виробником.