DUE DILIGENCE інтелектуальної власності

Цілі IP Due Diligence

• Підтвердження права власності: перевірка, що компанія дійсно володіє заявленими IP-активами
• Оцінка чинності охорони: перевірка строків дії реєстрацій, сплати зборів
• Виявлення ризиків: судові спори, претензії третіх осіб, потенційні порушення
• Аналіз договорів: ліцензії, передача прав, обмеження використання
• Оцінка вартості: визначення реальної цінності IP-портфеля

Торговельні марки

• Зареєстровані торговельні марки в Україні та за кордоном
• Заявки на реєстрацію (pending applications)
• Незареєстровані позначення, що використовуються (common law trademarks)
• Доменні імена та їх відповідність торговельним маркам
• Фірмові найменування та комерційні позначення

Патенти, корисні моделі та промислові зразки

• Патенти на винаходи та корисні моделі
• Патентні заявки на різних стадіях розгляду
• Промислові зразки
• Міжнародні заявки PCT
• Ноу-хау та технічна документація

Авторське право

• Програмне забезпечення та вихідний код
• Контент веб-сайтів та маркетингові матеріали
• Дизайн продукції та упаковки
• Бази даних
• Технічна та навчальна документація

Комерційна таємниця

• Конфіденційна інформація та ноу-хау
• Технологічні процеси та рецептури
• Клієнтські бази та маркетингова інформація
• Політики та процедури захисту конфіденційності

Перевірка права власності

Ключове питання: чи дійсно компанія володіє IP-активами, які заявляє?

• Ланцюг передачі прав (chain of title): відстеження всіх переходів прав від створення до поточного власника
• Права авторів та винахідників: перевірка договорів з працівниками та підрядниками щодо передачі прав
• Службові об'єкти: аналіз правомірності набуття прав на службові твори та винаходи
• Договори про передачу прав: перевірка повноти та правильності оформлення

Перевірка чинності охорони

• Статус реєстрацій: чи є реєстрації чинними, чи сплачені збори
• Строки дії: коли закінчується охорона, чи потрібне продовження
• Територіальне покриття: в яких країнах діє охорона, чи достатнє покриття
• Обсяг охорони: класи товарів/послуг для ТМ, формула для патентів

Аналіз договорів та ліцензій

• Вхідні ліцензії: права, отримані від третіх осіб (технології, ПЗ, контент)
• Вихідні ліцензії: права, надані третім особам (обмеження, роялті)
• Обмеження та обтяження: ексклюзивність, територіальні обмеження, субліцензія
• Можливість переуступки: чи дозволяють договори передачу прав при M&A

Виявлення ризиків та спорів

• Поточні спори: судові справи, претензії, заперечення
• Потенційні конфлікти: схожі марки третіх осіб, патентні тролі
• Порушення прав третіх осіб: Freedom to Operate аналіз
• Можливість визнання недійсними: підстави для оскарження реєстрацій

Етапи проведення

• Підготовка: визначення обсягу перевірки, підписання NDA, формування чек-листа
• Збір інформації: запит документів, доступ до data room, інтерв'ю з ключовими особами
• Перевірка реєстрів: пошук в базах УКРНОІВІ, WIPO, EPO, USPTO, національних відомств
• Аналіз документів: договори, свідоцтва, патенти, корпоративні документи
• Оцінка ризиків: класифікація виявлених проблем за рівнем критичності
• Підготовка звіту: детальний звіт з висновками та рекомендаціями

Проблеми з правом власності

• Відсутність передачі прав від авторів: IT-компанії часто не мають належних договорів з розробниками
• Неповна передача службових творів: трудові договори не містять положень про IP
• Права підрядників: аутсорсингові договори не передбачають передачу IP
• Спільна власність: відсутність чітких домовленостей між співвласниками

Проблеми з реєстраціями

• Прострочені збори: реєстрації втратили чинність через несплату
• Неправильний власник: марки зареєстровані на фізичну особу, а не компанію
• Недостатнє покриття: марки не захищені в ключових юрисдикціях або класах
• Невикористання: марки можуть бути достроково припинені у разі безперервного невикористання протягом будь-яких 5 років після публікації відомостей про видачу свідоцтва

Проблеми з договорами

• Обмеження на переуступку: ліцензії забороняють передачу при M&A (change of control clauses)
• Ексклюзивні ліцензії: компанія надала надто широкі права третім особам
• Необліковані зобов'язання: невиплачені роялті, невиконані умови ліцензій

Ризики спорів

• Порушення прав третіх осіб: продукція може порушувати чужі патенти
• Претензії конкурентів: невирішені спори щодо торговельних марок
• Патентні тролі: потенційні позови від NPE (non-practicing entities)

Структура звіту

• Executive Summary: ключові висновки та рекомендації для керівництва
• Інвентаризація IP-активів: повний перелік з описом статусу кожного активу
• Аналіз права власності: висновки щодо ланцюга передачі прав
• Аналіз договорів: огляд ключових ліцензій та їх умов
• Виявлені ризики: класифікація проблем (критичні, значні, незначні)
• Рекомендації: конкретні кроки для усунення проблем
• Додатки: копії документів, таблиці, схеми

За замовником

• Buyer Due Diligence: проводиться покупцем для оцінки ризиків придбання
• Vendor Due Diligence: проводиться продавцем для підготовки до продажу та підвищення ціни
• Self-audit: внутрішня перевірка для впорядкування IP-портфеля

За обсягом

• Повний (Full Scope): комплексна перевірка всіх IP-активів компанії
• Обмежений (Limited Scope): перевірка окремих активів або юрисдикцій
• Red Flag Review: швидка перевірка для виявлення критичних проблем

За галуззю

Специфіка IP Due Diligence відрізняється залежно від галузі:

• Фармацевтика: патенти на активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ), регуляторна ексклюзивність даних реєстраційних досьє, подовження строку дії патенту у випадках, передбачених українським патентним законодавством
• IT/Software: авторські права на код, ліцензії open source, патенти на технічні рішення, реалізовані з використанням програмного забезпечення
• FMCG: торговельні марки, дизайн упаковки, комерційна таємниця (рецептури)
• Виробництво: патенти на технології, промислові зразки, ноу-хау

Завдання внутрішнього аудиту

• Інвентаризація всіх IP-активів компанії
• Перевірка правильності оформлення прав (від працівників, підрядників)
• Виявлення прогалин у захисті
• Оптимізація портфеля (відмова від непотрібних реєстрацій)
• Побудова системи моніторингу дедлайнів

Результати внутрішнього аудиту

• Повний реєстр IP-активів з актуальними даними
• План усунення виявлених недоліків
• Рекомендації щодо розширення охорони
• Шаблони договорів для належного оформлення прав

Наші переваги

• Визнана експертиза: рекомендації Legal 500, WTR 1000, IP STARS
• Досвід M&A: участь у великих угодах злиття та поглинання
• Міжнародна мережа: партнери в понад 90 країнах для перевірки іноземного IP
• Галузева спеціалізація: фармацевтика, FMCG, IT, виробництво
• Комплексний підхід: від аудиту до усунення виявлених проблем
• Конфіденційність: суворе дотримання NDA та професійної таємниці