Визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним через порушення прав інших осіб: що варто знати бізнесу до виникнення спору

Багато підприємців сприймають отримання свідоцтва на торговельну марку як кінцеву точку – «зареєстрував і захищений». Проте реєстрація не є абсолютною гарантією: свідоцтво може бути визнане недійсним у судовому порядку. Одна з підстав, яку нечасто згадують, але яка є дієвою – це реєстрація знака з порушенням прав інших осіб (п. «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Ця стаття – практичний огляд для підприємців, власників брендів і правовласників: які саме права охороняє ця норма, як її застосовують суди, і – головне – як уникнути ситуації, коли ваше ж свідоцтво стає вразливим до оскарження.

Якщо ваша торговельна марка включає логотип від дизайнера, елементи упаковки, назву, пов’язану із закордонним партнером, або запозичені графічні елементи – варто перевірити юридичну «чистоту» знака ще до виникнення претензій.

Порушення авторських прав третіх осіб

Найпоширеніша ситуація: підприємець замовляє логотип або фірмовий стиль у дизайнера, реєструє торговельну марку – і вважає справу закритою. Але якщо договір з дизайнером не передбачав передачу майнових авторських прав, творча робота юридично залишається власністю автора. І саме автор (або його правонаступник) може ініціювати визнання свідоцтва на ТМ недійсним.

Те саме стосується випадків, коли до складу знака включені зображення, персонажі, шрифтові композиції або інші охоронювані об’єкти, на використання яких немає дозволу правовласника.

Суди у таких спорах з’ясовують:

• хто є автором твору та чи передавалися майнові авторські права;
• чи створювався об’єкт у межах трудових або договірних відносин (і кому тоді належать права);
• чи є спірне позначення відтворенням або переробкою охоронюваного твору.

⚠️  Практично: Перевірте, чи є у вас підписаний договір із дизайнером, де прямо зазначено передачу майнових авторських прав. Якщо такого документа немає – зверніться до юриста для оформлення прав до моменту виникнення будь-яких суперечок.

Порушення прав на промисловий зразок

Якщо знак, заявлений на реєстрацію як торговельна марка, відтворює зовнішній вигляд виробу, що охороняється промисловим зразком, – це може бути підставою для визнання свідоцтва недійсним. Такі ситуації трапляються із формою упаковки, дизайном флакона чи контейнера, оригінальною формою самого товару.

Власник зареєстрованого промислового зразка має виключне право на його використання. Якщо третя особа без дозволу подає заявку на ТМ, що фактично відтворює цей дизайн, – такі дії кваліфікуються як подання заявки з порушенням прав іншої особи.

Суди оцінюють:

• чинність реєстрації промислового зразка на момент подання заявки на ТМ;
• обсяг правової охорони промислового зразка (що саме охороняється);
• чи має місце відтворення охоронюваного дизайну у заявленому позначенні.

Реєстрація ТМ дистриб’ютором або агентом без дозволу виробника

Один із найтиповіших, і водночас найбільш болісних для бізнесу сценаріїв: дистриб’ютор або агент реєструє торговельну марку виробника на себе, не маючи на це повноважень. Після припинення партнерства правовласник опиняється в ситуації, коли «його» марка юридично належить іншій особі.

Справа «Фітолізин» (№ 21/442, вгсу, 10.02.2009):

Суди встановили, що заявку на ТМ подав колишній дистриб’ютор, порушивши права виробника лікарського засобу, який мав аналогічне позначення в іноземній державі. Свідоцтво на ТМ «Фітолізин» визнано недійсним.

Справа multigum / mastigum / flexigum (№ 910/23644/13, вгсу, 21.07.2015):

Суди проаналізували характер дистриб ’юторських відносин і дійшли висновку, що реєстрація знаків на ім’я дистриб’ютора мала суто «технічний» характер і не відображала реального розподілу прав. Свідоцтва визнано недійсними.

⚠️  Практично: Якщо ви виробник або правовласник і плануєте будувати дистрибуцію в Україні – подбайте про реєстрацію торговельної марки до передачі прав партнеру. Договір дистрибуції не замінює реєстрацію.

Порушення прав на географічне зазначення

Окремою підставою для визнання свідоцтва недійсним є ситуація, коли заявлена торговельна марка відтворює або імітує охоронюване географічне зазначення (ГЗ), а заявник не належить до кола осіб, які мають право його використовувати.

Відповідно до законодавства, право на використання географічного зазначення мають лише ті виробники, які здійснюють свою діяльність у відповідному географічному місці, і чий товар завдячує своїми особливими характеристиками саме цьому місцю походження.

Суди у таких справах перевіряють:

• чи є відповідне ГЗ охоронюваним на момент реєстрації ТМ;
• чи входить заявник до кола осіб, уповноважених використовувати ГЗ;
• ступінь тотожності або схожості між ТМ і географічним зазначенням.

Інші права, порушення яких може мати наслідком визнання ТМ недійсною

Наведений перелік не є вичерпним. Серед інших прав, які можуть бути порушені при поданні заявки на торговельну марку:

• право на ім’я – якщо знак містить ім’я або псевдонім реальної особи без її згоди;
• права особи, зображеної на фотографії або в графічному елементі;
• право на комерційне найменування третьої особи.

Кожна з цих ситуацій потребує індивідуальної оцінки, але принцип один: використання у знаку чужих прав без дозволу – ризик для чинності свідоцтва.

Висновок: юридична чистота марки – це не формальність

Реєстрація торговельної марки – це не лише про вдалу назву чи привабливий логотип. Це про юридичну «чистоту» позначення на всіх рівнях: авторське право, суміжні об’єкти ІВ, договірні зобов’язання, права партнерів.

Для бізнесу це означає одне: краще витратити час на перевірку до реєстрації, ніж розбиратися зі спором після. Попередній аудит прав на елементи знака та належне оформлення договорів із дизайнерами і контрагентами коштують значно менше, ніж судовий процес і ребрендинг.

Стратегічний і добросовісний підхід до реєстрації торговельної марки – найкраща інвестиція у стабільність бренду.