Моніторинг торговельних марок: інструмент, без якого реєстрація працює лише наполовину

Отримавши свідоцтво на торговельну марку, правовласник нерідко вважає, що питання захисту бренду вирішене. Формально так і є: свідоцтво засвідчує виключне право і дає підстави для звернення до суду, митних органів, правоохоронців. Але є один нюанс, який часто залишається поза увагою.

Свідоцтво захищає від тих, хто вже порушує. Воно не попереджає про тих, хто щойно подав заявку на тотожне чи схоже позначення і поки що нічого не порушив. Якщо таку заявку не виявити вчасно, через рік-півтора на ринку може з’явитися зареєстрована торговельна марка, що створюватиме плутанину серед споживачів і розмиватиме ваш бренд.

Саме для запобігання таким ситуаціям існує моніторинг торговельних марок.

Суть моніторингу

Моніторинг (у міжнародній практиці – trademark watching) – це регулярне відстеження нових заявок і реєстрацій у базах даних відомств інтелектуальної власності для виявлення позначень, що можуть конфліктувати з уже зареєстрованою торговельною маркою. Відстеження охоплює як тотожні, так і схожі до ступеня змішування позначення.

Обсяг моніторингу залежить від конкретної ситуації. Для компанії, що працює виключно на внутрішньому ринку, достатньо відстежувати Державний реєстр торговельних марок, що ведеться УКРНОІВІ. Для бізнесу з експортною складовою або іноземними контрагентами до переліку додаються бази ВОІВ (Madrid Monitor), реєстр EUIPO, база USPTO та інші відомства, залежно від географії комерційних інтересів.

Чому не можна покладатися лише на експертизу УКРНОІВІ

Україна належить до юрисдикцій, де при реєстрації торговельної марки проводиться кваліфікаційна експертиза, зокрема, перевірка заявленого позначення на наявність раніше зареєстрованих або заявлених тотожних і схожих знаків. Це, безумовно, дієвий фільтр, і у більшості випадків він запобігає реєстрації відверто конфліктних позначень.

Проте цей фільтр не ідеальний. І ось чому.

По-перше, оцінка ступеня схожості це завжди питання експертного судження. Два різних експерти можуть по-різному оцінити, чи є позначення схожими до ступеня змішування. По-друге, конфліктну заявку можуть подати в іншому класі МКТП, але для фактично однорідних товарів чи послуг, і тут автоматична перевірка не завжди спрацьовує. По-третє, з 2023 року заявки публікуються до завершення експертизи по суті, а це означає, що конфліктне позначення може пройти формальну експертизу і бути опубліковане, навіть якщо згодом отримає відмову.

Тобто покладатися виключно на відомство є стратегією, яка працює у більшості випадків, але не у всіх. А у питаннях захисту бренду «більшість випадків» – це недостатньо.

Що дає регулярний моніторинг

• Час для реагування: виявлення конфліктної заявки ще під час тримісячного строку для подання заперечень дає можливість діяти в рамках адміністративної процедури.
• Суттєва економія: оскаржити заявку до реєстрації це значно менші витрати, ніж оспорювати вже видане свідоцтво через суд. За нашим досвідом, судове визнання свідоцтва недійсним займає від шести місяців до двох років і потребує значно більшого ресурсу.
• Збереження розрізняльної здатності: кожне нове схоже позначення на ринку послаблює ваш бренд. Чим більше «схожих» марок існує в реєстрі, тим складніше доводити у суді, що саме ваше позначення має унікальну розрізняльну здатність.
• Розуміння ринку: моніторинг фіксує, хто із конкурентів подає заявки, в яких класах МКТП, які позначення обирає. Це цінна інформація для формування власної IP-стратегії.

Процедура заперечення: як це працює в Україні

Після проходження формальної експертизи заявка публікується в офіційному бюлетені. З дати публікації починає спливати тримісячний строк, протягом якого будь-яка заінтересована особа може подати заперечення проти реєстрації.

Отримавши заперечення, УКРНОІВІ повідомляє заявника та надає йому два місяці для підготовки відповіді. Після цього, заперечення розглядається разом із матеріалами заявки в ході кваліфікаційної експертизи. Рішення за результатами може бути оскаржене до Апеляційної палати як скаржником, так і заявником протягом двох місяців.

Ключовий момент: якщо тримісячний строк пропущено, заперечення подати вже не можна. Єдиним варіантом залишається чекати видачі свідоцтва і оскаржувати його у судовому порядку. Саме тому моніторинг і має бути регулярним, щоб жодна публікація не залишилася непоміченою.

Які є види моніторингу

• Моніторинг тотожних позначень: пошук заявок, де позначення повністю збігається з торговельною маркою клієнта. Найпростіший вид моніторингу, але недостатній сам по собі.
• Моніторинг схожих позначень: виявлення позначень, що збігаються фонетично, візуально або за змістовим значенням. Саме ця категорія становить основний обсяг конфліктних ситуацій на практиці.
• Моніторинг у національному реєстрі: відстеження публікацій у Бюлетені УКРНОІВІ та Державному реєстрі торговельних марок.
• Міжнародний моніторинг: відстеження заявок у базах ВОІВ, EUIPO, USPTO та інших відомств у юрисдикціях.
• Доменний моніторинг: відстеження реєстрацій доменних імен, що відтворюють або імітують торговельну марку.

Кому це потрібно

Відповідь коротка: будь-якому правовласнику, для якого торговельна марка є бізнес-активом, а не просто формальністю.

На практиці ми рекомендуємо моніторинг компаніям, які інвестували у просування бренду і для яких поява схожого позначення це не теоретичний ризик, а реальна загроза втрати частки ринку. Це стосується як виробників споживчих товарів, так і сервісних компаній, IT-бізнесів, фармацевтичних компаній та інших.

Окремо варто підкреслити: для компаній, що працюють на ринках ЄС, моніторинг – це не опція, а необхідність. У Європейському Союзі EUIPO не перевіряє заявки за відносними підставами для відмови (тобто не порівнює нову заявку з раніше зареєстрованими марками). Якщо правовласник сам не відстежує нові заявки і не подає заперечення, то конфліктна марка буде зареєстрована.

Як ми організовуємо моніторинг

1. Визначення параметрів: разом із клієнтом узгоджуємо перелік марок для відстеження, релевантні класи МКТП, юрисдикції та формат звітності.
2. Систематичне відстеження: аналізуємо нові публікації та бази даних на регулярній основі з визначеною періодичністю.
3. Повідомлення та юридична оцінка: при виявленні потенційно конфліктного позначення готуємо висновок із зазначенням ступеня ризику та варіантів реагування.
4. Реагування: за дорученням клієнта готуємо і подаємо заперечення, направляємо претензію, ініціюємо інші заходи правового захисту.