Проблеми доказування розміру збитків та компенсації у справах про порушення прав на торговельну марку

Однією з ключових функцій системи права інтелектуальної власності є гарантування економічного захисту правовласників – компаній та осіб, що володіють правами на об’єкти права інтелектуальної власності. За відсутності такого захисту виникає ризик відтоку інвестицій та зниження зацікавленості у фінансуванні виробництва товарів і послуг, пов’язаних із використанням об’єктів ІВ. Відшкодування збитків та стягнення компенсації розглядаються як основні інструменти протидії порушенням та відновлення порушених прав.

Перспектива практичної реалізації зазначених механізмів залежить від двох ключових факторів: нормативно-правового регулювання та усталеної судової практики. Відсутність належного регулювання або непослідовність судової практики у питаннях доказування збитків унеможливлює ефективний економічний захист правовласників. Саме тому дослідження практичних аспектів доказування розміру збитків та компенсації в спорах про порушення прав на торговельні марки є актуальним і практично значущим завданням.

Нормативно-правове регулювання в Україні

Збитки за Цивільним кодексом

Загальне визначення збитків міститься у статті 22 цк України, яка виокремлює дві категорії. Перша – реальні збитки: втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Друга – упущена вигода: доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Проектом Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) від 22.01.2026 пропонується запровадити третю категорію – «превентивні витрати», до яких пропонується відносити витрати, здійснені з метою запобігання виникненню загрози завдання майнової шкоди. Ця новела відображає тенденцію до визнання заходів попереджувального характеру як самостійної підстави для відшкодування.

Збитки за Законом про знаки

Спеціальний закон у сфері захисту прав на торговельні марки (Зу «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» № 3689-xii) містить власний підхід до визначення розміру збитків: розмір відшкодування визначається судом з урахуванням упущеної вигоди або доходу, отриманого порушником внаслідок порушення прав власника свідоцтва. Цей підхід відрізняється від загального режиму цк України, оскільки відображає нематеріальну природу торговельної марки – знищення або пошкодження якої фізично неможливе, – і пропонує дохід порушника як доречніший орієнтир для оцінки заподіяної шкоди.

Компенсація

Частиною 2 статті 20 зу «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» запроваджено компенсацію як альтернативний захід відповідальності, який власник свідоцтва може обрати замість відшкодування збитків. Розмір компенсації визначається судом на підставі обсягу порушення, вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення. При цьому розмір компенсації не може бути меншим за розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання відповідної торговельної марки. У разі якщо порушення відбулося ненавмисно і без недбалості – компенсація дорівнює розміру такої винагороди.

📋 Мета компенсаційного механізму: Компенсація запроваджена з метою полегшення доказування для правовласників шляхом усунення вимоги доводити фактичний розмір збитків. Мінімальний поріг у вигляді ліцензійної винагороди мав забезпечити базове відшкодування без необхідності доводити розмір шкоди. Утім, як буде показано нижче, евіденційні труднощі, пов’язані з доведенням розміру винагороди, суттєво обмежили практичну доступність цього засобу захисту.

Порівняльно-правовий аналіз: ЄС та США

Директива ЄС 2004/48/ЄС

У країнах Європейського Союзу розрахунок розміру збитків ґрунтується на Директиві 2004/48/ЄС про забезпечення прав інтелектуальної власності. Стаття 13 Директиви передбачає такі підходи:

• Повне відшкодування збитків, що включає реальні збитки, упущену вигоду та, за бажанням потерпілого, моральну шкоду;
• Ліцензійна аналогія: збитки розраховуються як сума, яку порушник сплатив би за законне використання об’єкта ІВ;
• Стягнення доходу порушника: потерпілий може вимагати відшкодування у розмірі доходів, отриманих порушником від незаконного використання;
• Штрафні збитки: грошове відшкодування, що призначається не лише для компенсації шкоди, але й для покарання порушника.

Закон Ланхема (США)

У Сполучених Штатах оцінка збитків за порушення прав на торговельну марку регулюється Законом Ланхема та Кодексом США. Доступні засоби захисту включають: відшкодування реальних збитків з одночасним стягненням прибутку порушника; фіксовану компенсацію в межах визначеного діапазону (загалом від 1 000 до 200 000 дол. США за марку по кожному виду товарів чи послуг, а за умисне порушення – до 2 000 000 дол. США).

📋 Відповідність міжнародним стандартам: Українське законодавство в цілому відповідає загальноєвропейським та американським підходам у частині визнання упущеної вигоди, ліцензійної аналогії та доходу порушника як основ розрахунку збитків. Ключова відмінність полягає не в переліку визнаних підстав, а у стандартах доказування, що застосовуються судами, – значно суворіших в українській практиці.

Основні методи обрахунку реальних збитків та упущеної вигоди

Зважаючи на те що чинне законодавство України містить лише загальні положення щодо складу збитків, методологія їх обрахунку формується в доктрині та судовій практиці. Виокремлюються два різновиди підходів:

• Підходи, що спираються на документи з боку правовласника – власні комерційні документи та фінансова звітність власника свідоцтва;
• Підходи, що спираються на документи з боку порушника – до яких правовласник, як правило, не має прямого доступу без судового наказу про розкриття.

Найчастіше застосовується метод «ціна-кількість», який виходить з припущення, що кожна одиниця контрафактної продукції на ринку замінює одиницю легальної. Перевага методу – простота розрахунку та доступність вхідних даних. Недолік – воно може бути оскаржено опонентами: покупець контрафакту не обов’язково придбав би легальний товар за легальною ціною, а отже припущення про заміщення може завищувати реальні збитки.

Точніші, але складніші методи – метод «до і після» порушення (вимагає оцінки вартості ТМ безпосередньо перед порушенням і після нього, причому ізолювати вплив порушення від інших факторів практично неможливо) та метод «якби не порушення» (розрахунок економічного доходу, котрий власник отримав би за відсутності інфрінджменту). Обидва підходи вимагають широкої документальної бази, більшість якої перебуває у розпорядженні порушника.

⚠️ Структурна проблема доказування: Найбільш значимі докази для встановлення розміру збитків – дані про продажі, ціноутворення та маржу порушника – знаходяться виключно у розпорядженні відповідача. Навіть у разі їх добровільного надання, правовласник позбавлений можливості перевірити достовірність таких даних. Занижені показники обсягів продажів безпосередньо зменшать суму присудженої компенсації.

Стандарти доказування упущеної вигоди в судовій практиці

Верховний Суд України сформував суворі стандарти доказування упущеної вигоди у справах про порушення прав ІВ.

Велика Палата вс, 30.05.2018, справа №750/8676/15-ц  Позивач має довести, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток. Упущена вигода, яка є лише теоретично можливою, до відшкодування не підлягає – лише та, що мала реальний, передбачуваний і очікуваний характер за звичайних обставин.

Вс, 07.11.2018, справа №127/16524/16-ц  Вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками та доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

Вс, 11.11.2021, справа №910/7511/20  Упущена вигода на момент правопорушення є лише можливою (майбутньою) майновою втратою, а її розмір допустимо встановити лише приблизно. Першочергове значення має критерій звичайних обставин – типових умов комерційного обігу, а не теоретично сприятливих ситуацій. Компенсаційна функція відшкодування унеможливлює збагачення потерпілої сторони: між відшкодуванням та збитками має бути забезпечена еквівалентність.

⚠️ Суворий стандарт доказування: Сукупний вплив наведених правових позицій – надзвичайно вимогливі стандарти доказування упущеної вигоди. Позивач має довести не лише факт збитків, але й те, що конкретний дохід був би отриманий за звичайних обставин, що порушення стало єдиною достатньою причиною його неотримання, і що розмір підтверджений конкретними розрахунками. У справах про порушення прав на ТМ, де причинно-наслідковий зв’язок між порушенням і втраченими продажами часто є опосередкованим, цей стандарт складно задовольнити.

Складність стягнення компенсації за порушення ТМ

Як зазначалося вище, для стягнення компенсації за порушення прав на торговельну марку позивач має довести обсяг порушення та розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання відповідної марки.

Доказами обсягу порушення – зокрема у випадку продажу товарів із нанесеною торговельною маркою – можуть бути договори, видаткові накладні, специфікації, платіжні інструкції, чеки, замовлення. Утім, усі ці документи перебувають у першу чергу у розпорядженні самого порушника. Навіть у разі добровільного їх надання, інші учасники процесу не матимуть можливості переконатися в їх достовірності. Занижені показники обсягів продажів сприятимуть зменшенню суми компенсації.

Доведення розміру ліцензійної винагороди є окремою складністю. У більшості випадків власник свідоцтва раніше не укладав ліцензійних договорів щодо відповідної ТМ, або умови наявних договорів не є прямо порівняльними з обставинами порушення. За відсутності укладених ліцензійних угод чи встановлених ринкових ставок це завдання стає для переважної більшості правовласників практично нездійсненним.

Сукупний наслідок описаних труднощів є показовим: попри те, що компенсаційний механізм за порушення прав на торговельні марки існує в українському законодавстві вже кілька років, виявити жодного судового рішення, пов’язаного з успішним стягненням такої компенсації в рамках чинного регулювання, не вдалося.

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства

Практична нездійсненність механізму компенсації в чинній редакції ч. 2 ст. 20 зу «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» обумовлює необхідність законодавчого втручання. Прив’язка компенсації до ліцензійної винагороди, яку в переважній більшості випадків неможливо довести, підриває доступність засобу захисту та його стримуючий ефект.

Пропонується викласти абзац 3 частини 2 статті 20 зу «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» у такій редакції: «Загальна сума компенсації визначається судом у розмірі від 2 до 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з урахуванням обсягу порушення, вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення».

✅ Обґрунтування пропозиції: Запровадження фіксованого діапазону компенсації – аналогічно до механізму, який вже діє в авторському праві (ст. 55(3) зу «Про авторське право і суміжні права») – усунуло б вимогу доведення розміру ліцензійної винагороди, що наразі перешкоджає доступу до засобу захисту. Такий підхід збереже суддівський розсуд у межах визначеного діапазону та узгодить механізм компенсації за порушення прав на ТМ зі сталою практикою у сфері авторського права.

Висновки

Українське законодавче регулювання питань відшкодування збитків та стягнення компенсації за порушення прав на торговельну марку в цілому відповідає стандартам ЄС та США у частині визнаних видів збитків. Ключова проблема полягає не в матеріально-правовому регулюванні, а у стандартах доказування, що сформовані роками загальної цивільної та господарської практики і створюють структурно складне середовище для стягнення збитків у справах про порушення прав ІВ.

Компенсаційний механізм за порушення ТМ додатково обтяжений прив’язкою до ліцензійної винагороди, яка є практично недосяжною для більшості правовласників. Пропонована поправка – запровадження фіксованого діапазону компенсації за зразком механізму авторського права – суттєво розширила б доступ правовласників до грошового відшкодування та посилила б стримуючий ефект цивільно-правового захисту прав на торговельні марки.